特許事務所 大阪 弁理士 特許 商標登録

１．本件の経緯
　原告は，被告の行為が，本件特許権の侵害に当たると主張して，被告製品の製造等の差止め及び損害賠償の支払を求めたのに対し，原審は，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ｂを充足しないから，特許発明の技術的範囲に属しないとして，請求を棄却した。原告は，原判決の取消しを求めて，本件控訴を提起した。

２．本件特許（特許4111382号）
（１）特許請求の範囲
【請求項１】Ａ　焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の Ｂ　載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、
Ｃ　この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、
Ｄ　焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。

（２）明細書および図面
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】餅を焼いて食べる場合、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て下方へ流れ落ち、焼き網に付着してしまうことが多い。
　このような膨化は水分の多い餅では防ぐことはできず、十分に焼き上げようとすれば必ず加熱途中で突然起こるものであり、この膨化による噴き出し部位も特定できず、これを制御することはできなかった。
　本発明は、餅を焼いた時の膨化による噴き出しはやむを得ないものとされていた固定観念を打破し、切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、しかも切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、また今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる極めて画期的な餅を提供する。

【発明の実施の形態】従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨化した餅が噴き出し（膨れ出し）、焼き網に付着してしまうが、切り込み３を設けていることで、先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ、しかもこの切り込み３を長さを有するものとしたり、短くても数箇所設けることで、膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため、焼き網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できる。
　本発明は、この切り込み３を単に餅の平坦上面（平坦頂面）に直線状に数本形成したり、Ｘ状や＋状に交差形成したり、あるいは格子状に多数形成したりするのではなく、周方向に形成、例えば周方向に連続して形成してほぼ環状としたり、あるいは側周表面２Ａに周方向に沿って形成するため、この切り込み３の設定によって焼いた時の膨化による噴き出しが抑制されると共に、焼き上がった後の焼き餅の美感も損なわない。焼き上がった餅が単にこの切り込み３によって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となり、それ故今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができる。
　例えば、側周表面２Ａに切り込み３を周方向に沿って形成することで、この切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく、オーブン天火による火力が弱い位置に切り込み３が位置するため忌避すべき焼き形状とならない場合が多い。
　この側周表面２Ａに形成することで、膨化によってこの切り込み３の上側が下側に対して持ち上がり、この切り込み部位はこの持ち上がりによって忌避すべき焼き上がり状態とならないという画期的な作用・効果を生じる。
　この持ち上がりにより、図２に示すように最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態、あるいは焼きはまぐりができあがりつつあるようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状に自動的に膨化変形し、自動的に従来にない非常に食べ易く、また食欲をそそり、また美味しく食することができる焼き上がり形状となる。またほぼ均一に焼き上げることが可能となる。
　特にこの切り込み３を側周表面２Ａに、小片餅体１の輪郭縁に沿った周方向に連続してほぼ四角環状に形成すれば、一層前記作用・効果が確実に発揮され、極めて画期的な餅となる。

【発明の効果】本発明は、切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき、切り込みの設定によっては、焼き上がった餅が単にこの切り込みによって美感を損なわないだけでなく、逆に自動的に従来にない非常に食べ易く、食欲をそそり、現に美味しく食することができる画期的な焼き上がり形状となり、今まで難しいとされていた焼き餅を容易に均一に焼くことができ餅の消費量を飛躍的に増大させることも期待できる。

図１

図２

３．被告製品

４．争点
　被告製品が本件発明の構成要件Ｂを充足し，その技術的範囲に属するか否か。

５．原審判決の要点
（１）結論
　被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない。

（２）理由
　本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書の記載事項を総合すれば，本件発明は，「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るようにすることなどを目的とし，切餅の切り込み部等の設定部位を，従来考えられていた餅の平坦上面（平坦頂面）ではなく，「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより，焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に，「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく，オーブン天火による火力が弱い位置にあるため，焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があるから，構成要件Ｂの文言は，切り込み部等を設ける切餅の部位が，「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず，「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるもの，すなわち，切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず，「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味する。

６．本件判決の要点
（１）結論
　被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する。

（２）理由
（イ）特許請求の範囲の記載によれば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に，「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が，読点が付されることなく続いているのであって，そのような構文に照らすならば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は，その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに，「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。
（ロ）発明の詳細な説明欄の記載によれば，本件発明の作用効果として，�@加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，�A切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），�B均一な焼き上がり，�C食べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記�@ないし�Cの作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して，発明の詳細な説明欄において，側周表面に切り込み部等を設け，更に，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると，上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても，構成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，通常は，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが，そのような態様で載置しない場合もあり得ることから，載置状態との関係を示すため，「側周表面」を，より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。
（ハ）本件特許に係る出願過程において，原告は，拒絶理由を解消しようとして，一度は，手続補正書を提出し，切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく，切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが，審査官から，新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため，再度補正書を提出して，前記の意見も撤回するに至った。したがって，本件発明の構成要件Ｂの文言を解釈するに当たって，出願過程において，撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して，原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ，本件特許の出願過程全体をみれば，原告は，撤回した補正に関連した意見陳述を除いて，切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していた。

７．検討
　本判決は、被告製品が構成要件Ｂを充足する理由として、（イ）特許請求の範囲の文理解釈、（ロ）発明の詳細な説明の欄の作用効果の記載、（ハ）出願過程において、切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる旨を限定補正したが、新規事項の追加であると指摘され、撤回したこと、等を挙げている。出願過程は、包袋禁反言として、技術的範囲を限定解釈する根拠とするのが普通であるが、本判決は、限定解釈を否定する根拠とした珍しい事例である。
　なお、側周表面のみに切り込みを設けた餅は、その旨を限定した補正が新規事項であると判断され、それを撤回して特許が成立したという審査過程を参酌すると、本件特許の技術的範囲から除かれていると考えられる。