特許事務所 大阪 弁理士 特許 商標登録

１． 判示事項
　（１）特許無効審判において，訂正前の特定の請求項との関係で主張された無効理由は，当該請求項に対応する訂正後の請求項との関係においても主張されているものとして手続が進められるべきであるから，訂正が認められたので当該無効理由は理由がなくなったとして，同無効理由につき判断することなく請求を不成立とした審決は，判断遺脱の違法がある。

　（２）審判請求書において主張されていない公知事実（甲６）により構成される進歩性欠如の無効理由の主張は同請求書の要旨を変更するものであり，特許法１３１条の２第２項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法１３４条２項の答弁書の提出の機会の付与も，同法１５３条２項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていない場合には，審判手続において適法に主張されたものということはできない。

２． 審判及び訴訟の手続の経緯
　（原告）登録時発明１〜８について特許無効審判請求（当初無効理由１：補正は新規事項、当初無効理由２：平成６年改正前３６条５項１号（サポート要件）違反、当初無効理由３：平成６年改正前３６条５項２号違反（請求項に発明の構成に不可欠の事項が記載されていない）、当初無効理由４：甲１及び甲２により進歩性なし）→（被告）訂正請求（１次訂正）→１次審決（１次訂正を認める、請求項１〜７は無効、請求項８は不成立）→（原告・被告）審決取消訴訟提起→判決（１８１条２項により審決を取り消す）→（被告）訂正請求（２次訂正）→（原告）第１回弁駁書（甲３〜３１提出し請求の理由を補充）→（審判長）審判請求書の要旨変更、請求理由の補正は許可しない、２次訂正を認める、被告に甲４，甲２、周知技術により進歩性欠如の無効理由通知、原告に職権審理通知→（被告）訂正請求（３次訂正、登録時請求項４〜６を削除）→２次審決（３次訂正を認める、訂正後の請求項１〜５は進歩性欠如で無効）→（被告）審決取消訴訟提起→判決（１８１条２項により審決を取り消す）→（被告）訂正請求（４次訂正、登録時請求項４〜６、８の削除を含む）→（原告）第２回弁駁書（４次訂正は認められない、無効理由１：登録時請求項１〜８は甲４，甲２、周知技術の組み合わせにより、又は甲４、甲６、周知技術の組み合わせにより進歩性なし、無効理由２：請求項１〜７の補正は新規事項、無効理由３：登録時請求項８は甲１、甲２により進歩性なし、無効理由４：４次訂正後の各請求項は甲４，甲２、周知技術の組み合わせにより、又は甲４、甲６、周知技術の組み合わせにより進歩性なし→（審判長）特許法施行規則４７条の２第１項に基づく答弁指令（特許法１３４条１，２項の指定期間でないと記載）→（被告）答弁書→３次審決（本件審決、４次訂正を認める、訂正により無効理由２は解消、進歩性あり、審判請求は不成立）→（原告）審決取消訴訟提起→本判決（本件審決を取り消す）

３． 判決理由の要点
　（１）請求人が，請求書で主張した複数の無効理由についてその一部の主張を撤回するには，審判の請求の取下げの場合（特許法１５５条）に準じて，被請求人の承諾を得る必要がある。特許無効審判の手続において，請求人が無効理由を主張した後に，被請求人が訂正請求をするような場合に，訂正前の特定の請求項との関係で主張された無効理由は，当該請求項に対応する訂正後の請求項との関係においても，無効理由の主張がされているものとして，手続が進められるべきであることは当然である（平成１１年法律第４１号による特許法の改正において，訂正請求の可否の判断に際して，訂正後の請求項に係る独立特許要件の審理をしないこととされた趣旨が，同改正前における訂正後の請求項に係る独立特許要件の審理と無効理由の審理が重複するという理由であるという立法経緯からも，疑問の余地はない。）。
　本件第４訂正後の請求項１ないし３はそれぞれ登録時の請求項１ないし３に対応し，本件第４訂正後の請求項４は登録時の請求項７に対応するものであるから，原告は，本件無効審判の手続において，本件発明１ないし４についての各特許に対し，それぞれ当初無効理由１（これらのうち，「ドライブビット等の打撃駆動装置」との構成に係る理由は，無効理由２と重複する。）を主張したものと解する。
　本件第４訂正により，登録時の請求項１，２及び７の「ドライブビット等の打撃駆動装置」との記載は，いずれも「ドライブビット」に訂正されたから，「訂正は認められたので」無効理由２は，「理由が無くなった。」とする本件審決の判断に誤りはない。
　しかし，本件第４訂正後の請求項１ないし４の記載に照らし，当初無効理由１のうち，無効理由２と重複する理由以外の理由は，当然には，理由がなくなったということはできないところ，本件審決が，これらの理由の成否について何ら判断していないことは明らかである。したがって，本件審決は，当初無効理由１（無効理由２と重複する理由を除く。）について，判断を遺脱した違法がある。
　本件審決が，当初の無効理由２（サポート要件違反）、３（請求項に発明の構成に不可欠の事項が記載されていない）、４（甲１及び甲２により進歩性なし）の成否について何ら判断していないことは明らかである。したがって，本件審決は，当初無効理由２、３、４について，判断を遺脱した違法がある。

　（２）無効理由４のうち，�@甲４記載の発明，物２（甲２）記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，本件無効審判の手続において，適法に審理の対象とされたものということができるが，�A刊行物１（甲４）記載の発明，刊行物３（甲６）記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，本件無効審判請求書の要旨を変更するものであって，かつ，特許法１３１条の２第２項の規定による補正の許可及び被請求人に対する同法１３４条２項の答弁書の提出の機会の付与も，同法１５３条２項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていない。
　したがって，無効理由４のうち，甲４記載の発明，記載甲６の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は，甲６に基づく公知事実によって構成されているという点に関し，本件無効審判の手続において，適法に主張されたものということはできない。審決においてこの無効理由が成立しない旨の判断をした部分は不要な判断である。

４． 検討
　本判決は、特許無効審判手続きにおいて、審判請求書に当初記載した無効理由は請求人が取り下げない限り生きているから、訂正が何回されようと、登録時請求項に対応する請求項が訂正後も存在するなら、その請求項については当初の無効理由を判断するべきであることを教えている。新規事項の補正に基づく無効理由について説明すると、当初無効理由１は、「ドライブビット等の打撃駆動装置」に関するもの（無効理由２と重複）とそれ以外のものを含んでおり、前者は４次訂正により消滅したが後者は４次訂正後も残っているのである。
　また本判決は、審判請求書の要旨変更が認められない場合を明示した点でも注目される。４次訂正に対して原告が提出した第２回弁駁書は審判請求書に記載されていない新たな無効理由（甲６に基づく進歩性欠如）を追加するものであった。審判長は、この弁駁書の副本を被告に通知するとともに、特許法施行規則４７条の２第１項に基づき期間を指定して答弁指令を行った（通知には特許法１３４条１項、２項に規定する指定期間でないと記載）。本判決は、この手続きでは特許法の規定（１３１条の２第２項、１３４条２項または１５３条２項）により審判請求書の要旨変更が認められる場合に該当しないと判断した。